La notion d’intérêt à agir dans le cas d’une action en déchéance de marque

Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2012, les faits de la cause étaient les suivants : une société renommée dans la fabrication et la commercialisation de bougies parfumées et d’eaux de toilette, titulaire d’une marque verbale  française et d’une marque verbale communautaire, « Dyptique », déposées respectivement les 27 novembre 1981 dans les classes 3, 14, 18, 21 et 25 (régulièrement renouvelée), et 11 février 2005 dans les classes 3, 14 et 35, a agi en déchéance de marque contre la société « Hennessy » qui a déposé le 28 mars 2008  la marque verbale « Dyptique », pour désigner des boissons alcooliques. A défaut d’avoir retiré du marché les cognacs que la société Hennessy commercialisait sous cette marque, la société Dytpique l’a assignée respectivement sur les fondements  : (i) d’atteinte à sa marque de renommée en application de l’article L. 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle, (ii) d’atteinte à ses marques antérieures en application de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article L. 3323-3 du Code de la Santé Publique, et (iii) de nullité de la marque.

La question qui était soumise à la Cour de Cassation était de savoir si la société Hennessy avait un intérêt à agir en déchéance pour défaut d’exploitation de la marque « Dyptique » déposée antérieurement et partiellement dans les mêmes classes. Pour mémoire, l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit notamment que « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ».  La notion d’intérêt à agir prend ici tout son sens. Si l’on se référe à l’article 31 du Code de Procédure Civile, « l’intérêt à agir  » consiste dans « l’intérêt légitime » que peut avoir toute personne au succès ou au rejet d’une prétention. Cependant, en l’espèce, la Cour de Cassation, dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure (Cass. Com. 18 mai 2010, n° 09-65.072, Cass. Com. 31 mai 2005, n° 03-20.956, Cass. Com. 7 juin 2006, n° 04-16.908), considère que « le demandeur en déchéance de droits sur une marque jusitifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique« .

Dès lors, la société Dyptique invoquant à l’appui de ses demandes les droits qu’elle tirait de sa marque française, la société Hennessy avait un intérêt à demander la déchéance, même partielle de ces droits. Dans le cas présent, la Haute juridiction a estimé que, le fait d’avoir une marque existante et de s’en prévaloir était constitutif d’un intérêt légitime à agir en déchéance, tout en assortissant cette exigence de la condition que la demande, fondée sur la marque, devait tendre « à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de l’activité économique« .  Cette interprétation restrictive de la notion d’« intérêt à agir » démontre que la Cour de Cassation entend veiller à ce que la déchéance demandée produise réellement un effet positif sur l’activité, et ce, pour éviter à celui qui serait demandeur à l’action en déchéance d’exercer son activité économique sans craindre de conflits potentiels (risque d’opposition, d’action en nullité, en contrefaçon …). L’élément discriminant reposant sur l’exercice d’une activité économique existante. En l’absence d’une telle activité, le demandeur à l’action en déchéance ne devrait pas être considéré comme ayant un « intérêt à agir« , en application de la présente jurisprudence.

En conclusion, cet arrêt conforte la jurisprudence antérieure qui accueille l’action en déchéance de marque pour défaut d’exploitation dès lors que le demandeur à l’action exerce une activité économique réelle, afin que les titulaires de marques puissent utilement et sereinement se développer dans le cadre de leur activité. Il s’agit, pour la jurisprudence, de tenter d’assurer une certaine stabilité pour les titulaires de marques qui ont d’autres sujets de préoccupations que de veiller, à chaque instant, à la possibilité d’une « attaque » sur leurs marques. Or, les marques, font de plus en plus partie du patrimoine de l’entreprise …. A bon entendeur, salut !